Articolo dello Studio Frignani Virano e Associati
Nell’ambito di un sistema in franchising il marchio e l’insegna rivestono un’importanza fondamentale: marchio e insegna sono infatti i primi elementi che consentono al consumatore di individuare i beni che vuole acquistare nonché di individuare i punti vendita in franchising che tali beni offrono in vendita.
Diventa quindi fondamentale per il franchisor:
- impedire l’uso del marchio da parte di non aventi titolo ed in particolare evitare l’uso da parte di soggetti non appartenenti alla rete di segni distintivi idonei ad ingenerare confusione tra il pubblico;
- evitare l’uso del marchio da parte di affiliati che non rispettano gli standard qualitativi voluti dalla casa-madre;
- impedire l’illecita l’utilizzazione del marchio del franchisor cessato il rapporto.
La tutela dei segni distintivi del franchisor si può realizzare mediante diverse attività, a seconda dell’obiettivo che si vuole perseguire.
- La registrazione del marchio
La registrazione attribuisce al titolare del marchio registrato il diritto di impedire a terzi l’uso:
- di un segno identico al marchio registrato per prodotti o servizi identici;
- di un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se proprio a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico;
- di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato gode di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio allo stesso.
- Il monitoraggio
Per poter reagire tempestivamente a tutela dei propri diritti e non perdere il diritto di esclusiva, occorre intervenire prontamente. Per raggiungere tale scopo esistono dei servizi che consentono di conoscere i segni identici o simili al proprio marchio, depositati da terzi, prima che venga ottenuta una tutela definitiva (i “Servizi di Sorveglianza Marchio”). Identico approccio deve essere considerato per i nomi a domino: monitoraggio di tutte le estensioni mondiali (circa 240 estensioni nazionali + tutte le estensioni generiche) per rintracciare domini identici/simili al marchio segnalato. È opportuno inoltre controllare costantemente come il proprio marchio viene usato on line e quindi monitorare tutti i social media (da Twitter a Facebook a Instagram), i motori di ricerca (Google in primis), e i siti di e-commerce (da e-Bay ad Amazon), per poter attivare con tempestività sia tutti gli strumenti messi a disposizione dalle singole piattaforme per segnalare eventuali abusi e procedere alla rimozione degli stessi; sia gli strumenti ordinari (esempio: Lettere di Diffida).
(iii) Attento uso delle clausole contrattuali
Nel corso della vita del contratto sarà inoltre importante attuare le cautele necessarie per evitare l’uso del marchio da parte di affiliati che non rispettano gli standard qualitativi voluti dalla casa-madre, attraverso l’inserzione di apposite disposizioni contrattuali volte a:
- dettagliare gli obblighi del franchisee in costanza di contratto;
- dettagliare gli obblighi del franchisee una volta cessato il contratto;
- consentire al franchisor il controllo su tutte le fasi dell’attività del franchisee;
- fissare le sanzioni di volta in volta applicabili.
Nonostante queste cautele, può tuttavia verificarsi che il franchisee si renda ugualmente inadempiente. E’ allora necessario andare a verificare cosa succede e come regolarsi in questi casi. Allontanare il franchisee potrebbe infatti non essere la soluzione migliore, soprattutto nei caso di inadempimenti di minore importanza. Prima di avviare azioni legali potrebbe quindi essere consigliabile tentare una risoluzione bonaria della controversia. Ad esempio si potrebbe iniziare con l’invio di una diffida con cui intimare la sospensione immediata della violazione.
(iv) La tutela giudiziaria
Se la diffida non esplica i suoi effetti e se la violazione è tale da pregiudicare l’immagine e la reputazione del franchisor, sarà necessario fare ricorso all’autorità giudiziaria.
Una forma di tutela giudiziaria particolarmente efficace è data dall’inibitoria, che consiste in un ordine da parte del giudice all’affiliato o all’ex-affiliato. Si può ricorrere all’inibitoria ad esempio nel caso in cui, terminato il contratto, l’ ex-franchisee continui ad utilizzare i nomi ed i segni distintivi dell’affiliante.
Da un lato infatti non sussiste alcun interesse tutelabile del franchisee a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa sotto i segni distintivi del franchisor, essendo venuto meno, per effetto della risoluzione del contratto, il titolo in virtù del quale i segni distintivi erano stati concessi in uso al franchisee. Dall’altro, l’inibitoria è l’unico rimedio idoneo ad arginare l’effetto di discredito presso il pubblico dei consumatori che potrebbe derivare dal perdurante uso del segno da parte dell’ex-franchisee.
Avv. Dario Paschetta (dario.paschetta@studiofrignani.com)
Avv. Alessandra Sonnati (alessandra.sonnati@studiofrignani.com)