Know-how: cosa cambia con il decreto attuativo della direttiva europea

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. lgs. 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della direttiva UE 2016/943 sui segreti commerciali.

Un decreto fondamentale per il franchising in Italia in quanto, non solo allarga la nozione di know-how, ma specifica nel dettaglio le modalità della sua tutela giurisdizionale.

La legge n. 129/2004 specificava, nell’art. 1, che nel contratto di affiliazione commerciale si intende “per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità”.

Cosa cambia con il Decreto attuativo della direttiva europea

Il decreto legislativo mette in risalto le sanzioni penali e amministrative oltre ai rimedi cautelari e risarcitori legati all’accertamento giudiziale della illiceità dell’utilizzo del know-how. Cambiano, inoltre, all’articolo 1, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole “informazioni aziendali riservate” che vengono sostituite con “segreti commerciali”.

Il Professor Aldo Frignani, fondatore dello Studio Frignani Virano e Associati, ha espresso il suo parere in merito al decreto:

Lo scorso 7 giugno 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  il D. lgs. 63/2018 di attuazione della direttiva UE 2016/943 sui segreti commerciali. La disciplina recepita nel nostro ordinamento chiarisce che il know-how è ricompreso nella nozione di “segreti commerciali” che comprende le  informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, anche commerciali, che:

  1. siano segrete nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
  2. abbiamo valore economico in quanto segrete;
  3. siano sottoposte, da parte delle persone al  cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (art. 98 Codice di Proprietà Industriale).

A mio parere la nuova disciplina legislativa può considerarsi aver superato la rigidità della definizione contenuta nella legge sul franchising (art. 1, III° comma., lett. a) che ne pretendeva la “segretezza, sostanzialità ed individuazione”, nozioni di origine comunitaria, ma  valide per l’applicazione delle norme antitrust) e dovrebbe eliminare alcune interpretazioni dubbiose.

Oltre all’ampliamento doveroso della nozione di segreti commerciali tutelabili, la direttiva detta una serie di norme di carattere processuale che consentiranno al titolare di tali informazioni di meglio tutelarsi in giudizio.

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